商标共存同意书能被采信吗?

在商标驳回复审案件中,以提交引证商标所有人出具的共存同意书是来克服在先商标障碍经历了从无到有的过程,成为提高驳回复审案件成功率的常用的方式。虽然我国现行《商标法》对此类共存同意书的效力并未做出法律层面的规定,但在实践中,国家知识产权局、法院均曾对这种方式予以认可。在2016年谷歌公司名下第11709162号“NEXUS”商标驳回复审一案中,最高人民法院在再审程序中对申请人提交的商标共存同意书进行了采信,最终谷歌公司和株式会社岛野在相同类似商品上的完全相同的商标得以共存,这一判决更是使得共存同意书在司法层面上获得了较高的地位,几乎被认为是提高驳回复审成功率的万能材料。

2019年北京高级人民法院颁布了《商标授权确权行政案件审理指南》,针对共存协议规定“判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标,共存协议可以作为排除混淆的初步证据”,为建立统一的商标共存同意书的审查标准和制度提供了一个很好的探讨方向,但在实践中,对于是否采信共存同意书仍然存在不确定因素。目前的司法判例显示,商标共存同意书已不再万能。例如,在以下商标驳回复审行政诉讼二审案件中,当事人均提交了共存同意书,而北京市高级人民法院仅采信了部分共存同意书。

法院采信共存同意书的案件:

商标共存同意书能被采信吗?插图

法院未采信共存同意书的案件:

商标共存同意书能被采信吗?插图1

在上述案件从案情来看基本类似:诉争商标和引证商标标志均仅有个别文字上的差别,且当事人均提交了基于其真实意思标识出具的共存同意书,而北京高级人民法院的判决却截然相反。双方主体通过协商的方式出具并提交商标共存同意书,本身需要花费大量的人力物力以及时间成本。如果涉及到国外主体,则其出具共存同意书还需经过公证认证程序,本身过程相对复杂。然而,双方主体经过共同努力获得的商标共存同意书之后,其能否被采信却不能确定,无疑会影响当事人的市场预期以及正常的商业活动。因此,商标共存同意书的审查标准和制度的进一步完善对于如何采信商标共存同意书,如何平衡市场需求、商标所有权人的意思自治以及社会公共利益和消费者利益都具有重大意义。

尽管如此,从现实的角度看,笔者认为在现阶段商标申请人在考虑以提交共存同意书的方式获得商标注册时应采取更加谨慎的态度。国家知识产权局在近期下发的涉及到共存同意书的驳回复审案件的决定书中,对于多数共存同意书都未予采信,认为共存同意书不能成为申请商标获准注册的依据。鉴于此,笔者建议在近期相关案件中,当事人在寻求以提交共存同意书的方式获得商标初步审定时,需仔细评估并综合考虑以下因素:

申请商标和引证商标本身的近似性

商标共存同意书能被采信吗?插图2

当申请商标与引证商标本身近似性较高,比如仅有个别字母的差别或者商标的显著部分几乎完全相同时,要降低以寻求共存同意书的方式通过驳回复审的心理预期。同时,可以通过对指定商品的范围进行限定的形式增加同意书被采信的概率。

双方商标商品所在类别是否有可能

被认定为与社会公共利益密切相关

商标共存同意书能被采信吗?插图2

如果申请商标指定商品有可能被认为与社会公共利益密切相关,如“农药化肥”、“医疗器械”等,国家知识产权局、法院对于双方商标的混淆可能性的认定将更加严格。如关于国际注册第1326269号“FLUENT”商标驳回复审决定书中,国家知识产权局即认为“即使引证商标的注册人出具了商标共存同意书,协调解决了申请商标权利人与引证商标权利人之间就商标注册及权利行使的特定主体民事权益冲突问题,商标核准注册制度本身兼具维护社会公共秩序、社会公共利益的作用”,最终没有核准该案申请商标的注册。因此,如果共存同意书的商标涉及这些类别的商品,则除了寻求共存同意书之外,需考虑以其他方式获得商标注册。

双方主体及商标本身的知名度情况

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前述“NEXUS”案件中,最高人民法院在采信同意书的一个重要理由即是考虑到商标申请人谷歌公司和引证商标所有人株式会社岛野在各自的领域中均为知名企业。因此,及时向国家知识产权局、法院提交关于双方主体及商标本身的知名度材料亦能增加同意书被采信的概率。

双方主体之间是否存在关联关系

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如果申请商标和引证商标的所有人之间存在关联关系,则同意书被采信的可能性较高。因此,如果双方主体之间存在明确的关联关系,则在同意书中可进行明确说明,来增加同意书被采信的可能性。

在考虑上述因素,并决定以提交共存同意书的形式通过驳回复审的同时,应及时提交新一轮商标申请。在提交新申请时,应考虑申请商标进行设计以增加其与潜在引证商标的区分度,降低实际共存造成混淆的可能性的同时亦可以在后续潜在的驳回复审程序增加共存同意书被采信的概率。

参考案例

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1. (2016)最高法行再103号

2.   商评字[2018]第0000172906号

3. (2019)京行终7961号

4. (2019)京行终7703号

5. (2020)京行终3301号

6. (2020)京行终4508号

7. (2020)京行终7026号

8. (2020)京行终3306号

9. 《商标授权确权行政案件审理指南》 2019-4-24

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