实务交流 | “撤三”使用证据应该怎么准备?

撤三即“撤销连续三年不使用注册商标”,是某商标在注册三年之后可能发生的情景,相关法律依据是《商标法》第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。”

《商标法实施条例》第六十六条对上述法律规定也做了进一步的详细规定:有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。

《条例》中所提到的“使用的证据材料”,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。根据以上相关法律文件,我们需要重点关注以下几点:

1、撤三程序的提起人是“任何单位或者个人”,当发现商标有可能已经超过三年不使用的情况就可以提起撤三申请,实际的举证责任归于商标注册人,提起人不需要提供在先权利证明或者证明商标注册具有不正当性。

2、撤三答辩,也即是商标注册人提供使用证据的时限是“2个月”,需要在2个月内把近三年的使用证据整理提交,这不是一蹴而就可以完成的,需要注册人日积月累的保留证据才能在需要的时候随时取用。

3、最终商标被决定撤销并非单只没有提供证据这一种情况,还可能是因为提供的证据不合格被判定为无效证据,或者提供的不使用的理由不属于规定的“正当理由”范围。

4、对商标实际使用人和商标注册人不一致的情况,可以提供商标许可使用证明(声明书/许可协议)+商标实际使用人(被许可人)的使用证据,也是可以被认可的。

5、撤三的提出要在“商标注册公告之日起满3年后提出”,比如有些商标经过异议、不予注册复审等程序,商标有效期的起始时间是2017年(初审公告满三个月),而实际被核准时间是2018年或2019年,这种情况的商标注册人不用焦虑,撤三的起算时间是以后者即被核准注册公告的时间开始算满三年才可以提起。同时这个时间划分也说明了,撤三的提出仅有起始时间的规定,而没有截止时间,理论上说,商标可以无限续展,也就是说在商标注册公告后第三年开始的任何时间点都有可能被提出撤三。

明白上述几点注意项后,不难发现,可以说所有已注册、公告满三年的商标都有被提撤三的可能,而要在短短2个月时间内就快速整理好有效的证据,就不得不问什么样的证据才会是有效证据?

1.有效证据的五方面——商标、商品、主体、时间、区域

商标:需体现注册商标原本的样子,文字、字体、图形、排布方式等要和注册商标一致。

例如,甲公司在服装上注册有多个AA商标,这些AA商标分别采用了不同字体,或与图形组合,或排布方式不同,那么AA公司提供的销售合同里面用普通宋体填写的“提供AA牌服饰100件”,该证据就不能径行认定为是对某一件AA商标的使用证据,必须进一步提供标识有该被撤AA商标图样的货样图作为合同附图才更可能被认可。

商品:需针对性的提供被提出撤销的商品对应证据。

例如,乙公司注册商标被核准使用在“鱼制食品;猪肉食品;豆腐制品;火腿;肉;肉罐头;食用油;熟蔬菜;以水果为主的零食小吃;鱼(非活的)”商品上,但是仅在“火腿”商品上被提了撤三,那么BB公司就需要提供商标在“火腿”商品上的使用,提供在其他诸如“熟蔬菜、食用油”等的使用证据将不能被认可。

主体:需要在证据上体现完整主体名称,或商标被许可主体完整名称。

例如,成都丙丁食品有限公司的丙丁商标被提出撤三,提供的供货单上供货人一栏未填写,仅在所供货物中填写了“丙丁牌柚子”,则不能确定该份证据是哪个主体在销售“丙丁牌柚子”产品,如果供货人栏填写了成都丙丁食品有限公司或授权经销商的名称则可以避免此类质疑。

时间:需提供在提供使用证据通知书中写明所需提供的三年期间内的证据。

例如,戊公司商标曾被提出撤三,要求提供前三年(2007年3月-2010年3月)的使用证据,戊公司提供了商标在2008年10月-2009年3月间的使用证据,之后,该商标又被提出撤三,要求提供2009年10月-2012年10月间的使用证据,虽然从通知书上要求提供的期间看,两者有重叠的部分(2009年10月-2010年3月)但如果把第一次的使用证据再提交一次就不会被认可,因为证据证明的时间仅在2008年10月-2009年3月间,不属于第二次撤三要提供的证据期间范围内。

区域:需提供在中国范围内的使用证据。

例如,己公司提供的使用证据是委托国外某公司生产并仅在该外国销售的证据,不属于要求提供的区域范围的使用证据。

上述五个要素要同时展现在一件证据中,或者是可以相互印证形成证据链条,呈现完整的一份证据。

前者例如CC牌可乐,商品是可乐,商品标签上的CC是商标,标签上标注“由CC商标持有人CC可乐公司授权使用商标”是明确的商标主体,瓶身上印制的生产日期则是时间,标记的“产地:四川省成都市”是区域范围。

后者例如DD公司委托某标贴生产商生产DD商标标贴,提供了一份标贴制作收据+标贴图,另外,DD公司提供的啤酒包装箱上标示了箱内装有啤酒多少个以及生产商名称、产地,这里标贴收据上有时间,标贴图上有商标,包装箱上有商品和主体名称。

五要素齐备,是不是仅凭一瓶可乐或收据+瓶贴+包装箱就可以证明使用了呢?显然不行,证据还要具备“三性”。

2.证据三性——客观真实性、关联性、合法性

客观真实性:一般认为,商标使用证据中的提供的可以由商标注册人自行制作的证据不具有客观性或客观性较差,而由不具有利害关系的第三方主体出具的证据客观性则较高。第三方证据最常见的就是发票,现在已经普遍采用的电子发票,其在国家税务总局全国增值税发票查验平台上就可以查验真伪。另外还有各类大型的第三方平台出具的入驻商家证明、销售量等数据,相对也比自制证据的客观性更高。

关联性:其一,一组证据链内部要具有关联。例如前面DD公司的例子,该公司的前行为(委托他人制作标贴)和后行为(生产啤酒)之间如何关联,需要证明啤酒包装箱内的啤酒上贴附了前面制作的标贴;其二,证据和要证明的事实(主体在三年内在指定商品上使用指定商标)之间也要具有关联性。未体现商标/商标不一致、未体现主体/主体名义不一致、未体现商品/商品和被撤商品无关、未体现时间/时间不在被撤期间、未体现使用地/使用地不在中国,都可能因证据与待证事实缺乏关联性而不被认可。

合法性:证据内容合法,取得方式合法等。例如侵权假冒证据不能作为撤三程序的有效使用证据。

3.不使用的正当理由

当然,当事人还有可能因为一些客观原因没有在指定期间内使用注册商标,但不是所有原因都可以作为注册商标不使用的正当理由

《商标法实施条例》第六十七条规定,下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由:(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破产清算;(四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。

注册商标不进行使用的正当理由限于上述规定范围,商标注册人如确因上述原因没有使用商标可以通过提供相关的证据,比如相应的政府文件、公司进入破产清算的证明文件等,对不使用商标的理由进行佐证说明。

作者单位:顶峰知识产权

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