商标许可使用应留意哪些合同细节?

 
编者按:
本文采用了《合同起草审查指南:三观四步法》,以「微观-合同条款」的视角,就注册商标许可合同中的核心条款进行了分析:
  • 许可类型

  • 许可期限

  • 许可地域

  • 许可商品与服务

  • 许可使用费

  • 违约责任

01  许可类型条款

商标使用许可包括三类:独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可。

如果仅被许可人有权使用许可商标,许可人不得自行使用且不得许可任何第三方使用,则应选择的许可类型为独占使用许可;如果被许可人有权使用许可商标,许可人也有权自行使用但不得许可其他方使用,则应选择的许可类型为排他使用许可;除被许可人有权使用许可商标外,许可人有权自行使用,亦有权许可其他方使用,则应选择的许可类型为普通使用许可。

建议避免使用前述类型之外的其他称谓,例如“独家许可”等;除明确许可类型外,建议同时以使用场景对前述许可类型作具体解释。独家许可并非商标法规定的概念,虽然一般情况可能被理解为是指“独占使用许可”,但可能导致争议。

相关条款:5208商标许可类型
双方同意,许可使用类型为下列第       种方式:

(1)独占使用许可,是指许可人根据本合同约定的期间、地域和方式,将商标仅许可给被许可人使用,许可人不得使用也不得另行许可其他方使用该商标。

(2)排他使用许可,是指许可人根据本合同约定的期间、地域和方式,将商标仅许可给被许可人使用,许可人有权自行使用该商标但不得另行许可其他方使用。

(3)普通使用许可,是指许可人根据本合同约定的期间、地域和方式,将商标许可给被许可人使用,许可人可自行使用也可另行许可其他方使用该商标。

注意不同许可类型下被许可人的诉权不同。根据《商标纠纷司法解释》第4条、《商标法》第60条在发生注册商标专用权被侵害时:

(1)独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。

(2)排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼。

(3)普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。

02  许可期限条款

1. 许可期限一般约定。

如无特殊考虑,建议许可期限自合同生效后即开始。

根据《商标使用许可合同备案办法》以及《商标使用许可备案表》填表说明的要求,许可期限超过注册商标有效期(商标专用权期限)的不予备案,但是这并不意味着超过有效期的许可合同无效。如许可合同签署日临近注册商标有效期届满(注册商标有效期届满前十二个月内),则建议约定由许可人申请续展后再就许可合同进行备案。

如双方期望许可期限超过注册商标有效期,例如某商标有效期的“剩余”时间为5年,但双方计划许可期限为10年,此时,可通过签署补充协议或者约定优先续约权等方式实现。

相关条款:5209 商标许可期限
许可期限:自本合同签署后至                     日止。

2. 许可期限到期时的特殊安排。

相关条款:5210 许可期限到期安排
1.在合同期满后的5天内,或收到解除合同通知的5天以内,乙方应向甲方出具书面报告以说明手中和正在加工中的商品的数量和种类。

2.对于许可期限内乙方已经加工或正在加工中的商品,双方同意按以下第       种方式处理:

(1)乙方可将已生产出和正在加工的商品进行必要的处理或销售,但不得再进行新的生产和使用。

(2)乙方不得再将商品进行出售。

(3)其它方式:                 

3.甲方有权进行实地盘查以确认存货情况和报告的准确。若乙方拒绝甲方的核查,将失去处理存货的权利。

3. 自动顺延安排。

对于按照使用期限计费(例如每年100万元)或按使用数量计费的许可方式,双方有可能约定自动顺延,但一般会同时约定,任何一方有权提前书面告知终止。

03  许可地域条款

许可地域范围不能超过其注册的国家或地区,否则不仅不能获得当地法律的保护,还有可能侵犯其他方的权利,承担侵权责任。例如,如A公司仅在中国大陆享有X商标专用权,若A公司许可B公司在全球范围内使用X商标,则B公司在中国大陆使用X商标,将受到中国《商标法》的保护,但如果B公司在中国大陆之外使用X商标,既不能获得当地法律的保护,也不能获得中国法律的保护。

在注册的国家或地区范围之内,可以进一步限定许可区域,但被许可人需要确保该区域能满足己方生产经营的需要。如果超出许可区域使用,则被许可人既是违约,也构成侵权。

相关条款:5211 许可地域
双方同意,许可地域按下列第      种方式执行:

(1)许可只在      国家/地区有效,即被许可人仅有权在前述地域内使用许可商标标。被许可人承诺不在其他国家/地区直接或间接使用许可商标,且在知晓或有合理理由可能知晓其他第三方可能向非许可地域销售附有许可人商标的商品时,不得向该第三方出售前述商品。

(2)该商标的许可地域与该商标注册国家或地区相一致。

04  许可商品与服务条款

如前所述,许可人既可以授权被许可人在核定使用的全部的商品或服务上使用许可商标,也可以仅授权被许可人在某一个或某几个核定的商品或服务上使用许可商标。因此表现在条款上也就有两种模式:

第一种模式:商标在核定的全部商品或服务上使用。

一般可表述为:被许可人有权在许可商品核定的商品和服务的范围内按本合同约定使用注册商标。

第二种模式:商标限定在部分商品或服务上使用。

一般可表述为:被许可人的使用许可授权仅限于下列产品和服务,产品和服务如需要变更应经许可人同意并另行签署协议:                            

第二种模式下,被许可人应确保符合己方的生产经营发展需要。

05  许可使用费条款

一般而言,许可使用费的付款模式可以分为固定费用模式和浮动费用模式。

固定费用模式下,可以是一次性付款,也可以是分期付款。许可备案程序完成常常作为一个付款节点。 

浮动费用模式是指:以与生产销售相关的比例作为许可费用的计算依据,主要可参考一定期限内的销售额或一定期限内使用商标的数量,并可依需要加入最低固定费用等多种许可费用组合。

此两种付款模式并无优劣之分,主要是商业上的考虑。但后者在合同条款上更复杂一些,需要考虑明确被许可人定期提交生产销售数据的义务,即定期报告义务,以及许可人查询相关数据的权利,包括会计账册、库存单等。许可人还可以考虑增加被许可人数据造假的严重违约责任。

相关条款:5212 商标许可使用费(可在“律师助手“工具中检索条款编号,“合同实训营”学员可查看完整内容)

                

上述5212条款分别列出了几种方式。如果是几种组合,则可以明确商标许可使用费由几部分构成,分别说明各部分的标准和结算支付时间即可。

06  违约责任条款

除了一般的逾期付款违约责任以外,对于许可人来说,比较重要的就是对“被许可人超出许可范围使用”约定一个比较清晰的违约责任,可以采取“固定违约金+按使用数量计算违约金”的组合,并约定以较高者为准的违约金计算方式。

相关条款:5213 超范围使用违约责任(按百分比计)

被许可人超出本协议约定的范围使用许可商标,许可人有权要求被许可人同时承担如下违约责任:

(1)赔偿许可人的全部损失;

(2)要求被许可人参照一般许可费用的      %支付违约金;

(3)解除合同,且无需退还被许可人支付的许可费用。

相关条款:5214 超范围使用违约责任(按数量计)

被许可人超出本协议约定的范围使用许可商标,许可人有权要求被许可人承担下列违约责任(以较高者为准):

(1)被许可人应支付违约金      元;

(2)被许可人应按“超出范围的使用数量*每件      元”支付违约金。

    发表评论

    您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

    Main Menu