商标行政诉讼中情势变更原则的适用

一、商标行政诉讼案件中适用情势变更原则的正当性

实践中,商标诉讼案件有时会出现在商标评审程序中认定的事实和适用的法律并没有错误,但在诉讼中,作出诉争裁决的事实基础却发生了变化的情形。如:作为系争商标权利障碍的引证商标在异议程序中被不予核准注册、在撤销连续三年停止使用程序中被撤销、已经转让至诉争商标申请人名下、期满未续展等情形,此时,商标评审部门对系争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由已经不存在,法院能否依据新的事实撤销该裁决?
在“ADVENT”商标驳回复审行政诉讼案中,最高人民法院再审认为:本案在二审过程中,引证商标因连续三年停止使用而被商标局予以撤销,引证商标已丧失商标专用权。依据商标法第28条的规定,引证商标已不构成申请商标注册的在先权利障碍。在商标评审部门作出第12733号决定的事实依据已经发生了变化的情形下,如一味考虑在行政诉讼中人民法院仅针对行政机关的具体行政行为进行合法性审查,而忽视已经发生变化了的客观事实,判决维持商标评审部门的上述决定,显然对商标申请人不公平,也不符合商标权利是一种民事权利的属性,以及商标法保护商标权人利益的立法宗旨。商标驳回复审案件本身具有特殊性,在商标驳回复审后续的诉讼期间,商标的注册程序并未完成。因此,在商标驳回复审行政纠纷案件中,如果引证商标在诉讼程序中因连续三年停止使用而被商标局予以撤销,鉴于申请商标尚未完成注册,人民法院应根据情势变更原则,依据变化了的事实依法作出裁决。在艾德文特公司明确主张引证商标权利已经消失,其申请商标应予注册的情况下,二审法院没有考虑相应的事实依据已经发生变化的情形,维持商标评审部门的第12733号决定以及一审判决显属不当,应予纠正。因此判决撤销被诉决定及一、二审判决,责令商标评审部门重新作出行政决定。[1]
情势变更原则的讨论多见于民商法领域,但诚如上述案例所示,该原则在行政诉讼程序中同样存在适用的正当性。无论是权利义务、法律行为还是其他法律事实,倘若其存在基础有重大改变或者不复存在,维持原状态不再公平时,应当作出公平合理的调整。这种所谓的情势变更原则并不仅仅是某一部门法的原则,而是一项一般的法律原则,不仅适用于合同法、国际法,还可以适用于行政法等法律领域。[2]最高人民法院在前述案例中正是适用情势变更原则撤销了被诉裁定。
该案对同类商标行政诉讼案件具有一定的示范性,在该案之后,同类案件中适用情势变更原则撤销商标评审部门裁决的情况也愈发多见。商标评审部门2011年至2018年发布的《商标评审案件行政诉讼情况分析汇总分析》中的数据显示,在商标评审案件行政诉讼中,情势变更原则成为了商标评审部门败诉的主要原因之一。2011年,因适用情势变更原则导致商标评审部门在一审中败诉的案件占全部一审败诉案件的6%。2012年至2017年,占比分别达到0.8%、2%、8%、15%、8%、28.4%。2018年,法院考虑情势变更原则判商标评审部门重新作出裁定的案件大量增加,其中一审达1205件,占比高达42.4%。
这种情况的出现,一方面表明情势变更原则在商标行政诉讼案件中适用阻碍越来越小,适用范围越来越大,另一方面也是行政相对人更多的利用撤销、无效宣告、异议甚至是协商转让等手段排除商标注册权利障碍的必然结果。
为此,最高人民法院在2017年颁布实施的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中,将情势变更原则纳入了相关条文之中,为法院适用该原则审理相关案件提供了明确的依据。该解释第二十八条规定:人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中,商标评审部门对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的,人民法院可以依据新的事实撤销商标评审部门相关裁决,并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。

二、情势变更原则的适用要件

在合同法领域,一般认为适用情势变更原则需要满足的条件包括:1.确有情势变更的事实;2.情势变更是当事人订立合同时不可预见的;3.情势变更的发生不可归责于双方当事人;4.情势变更发生于合同订立之后、合同履行之前;5.若不予变更,对一方当事人显失公平。
在商标行政诉讼中,可以参照适用上述要件。同时,基于程序本身的特殊性,需要额外注意以下两点:
其一,行政诉讼审查的对象是被诉行政行为,因此所谓的“情势”是指被诉行政行为依据的客观事实,即对诉争商标予以驳回、不予核准或予以无效宣告的事由。
“情势变更”一般发生于商标权与商标权或其他在先权利产生权利冲突的案件,即以相对理由为审查依据的案件。在此类案件中,“情势”即是指相同或类似商品上存在在先商标、存在其他在先权利等。相应地,“情势变更”是指在先商标权利以及其他在先权利消失或权利冲突消失,一般包括:1.因期满未续展被注销;2.在先申请的商标在实质审查被驳回、在驳回复审程序中被不予初步审定;3.在先申请并初步审定的商标在异议程序中被不予核准注册;4.在先申请的注册商标被宣告无效;5.在先申请的注册商标因不规范使用、淡化为通用名称、不使用而被撤销;6.在先商标转让至诉争商标申请人名下;7.著作权、姓名权、外观设计专利权、字号等在先权利消失,如姓名权人死亡、著作权专用期届满、外观专利被宣告无效、字号权益人变更企业名称……。
变更后的事实在法律上必须已经确定,如被撤销、宣告无效、不予核准须是在生效裁决中确定的事实。
关于商标转让成其为法律上确定之事实是指商标转让须经商标局核准并公告,或是只要求双方达成转让合意即可,实践中尚存争议。在第15640791号“国宾及图”商标驳回复审行政诉讼[3]案中,北京知识产权法院查明原被告已经签订引证商标的转让合同,现转让登记手续正在办理中,故认为“鉴于引证商标所有人已同意将引证商标转让至原告所有,引证商标不再构成诉争商标获准注册的障碍”。但在《2016年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》,商标评审部门却认为“关于转让事实的认定,依据商标法相关规定,注册商标的转让需经商标局实质审查,且受让人自转让公告之日起才享有注册商标专用权。因此,处于转让程序中的商标并非确定归属于受让人,是否转让成功尚存变数,据此认定权利冲突已经消失为时过早”。
其二,情势变更须发生于被诉行政行为作出之后、行政诉讼终审判决之前。
一方面,情势变更须发生于被诉行政行为作出之后。情势变更原则是为了解决被诉行政裁决作出之后事实发生了变化,不予变更则显失公平的问题,故此,情势变更的时间节点须是在被诉行政裁决作出之后。若引证商标权利消失等变更事实发生于被诉决定之前,则该事实应当成为作出被诉决定的依据。若商标评审部门没有考虑该事实作出裁决,则属于认定事实错误,当事人可提起行政诉讼请求撤销裁决,此时不能适用情势变更原则。
另一方面,情势变更须发生于行政诉讼终审判决之前。由商标法第三十六条、第四十五条等规定可以看出,当事人对商标评审部门的评审裁决不向法院起诉的,裁决生效。反过来说,已进入司法程序的裁决不生效,在此前提下,只要在终审判决前相关事实发生了变化,就仍有适用情势变更原则的余地。
对于在作出终审判决后,相关事实发生改变,能否在再审程序中适用情势变更原则撤销二审判决,司法实践中仍存在争议。最高人民法院在(2011)知行字第59号行政裁定书以及(2015)行提字第4号行政判决书中也表达了不相一致的观点。前一裁定认为:“引证商标专用权到期日是在终审判决之后,以引证商标已失效为理由申请再审,要求商标评审部门重新作出决定,没有法律依据。”后一判决认为:“在二审判决作出后,引证商标二已经因连续三年不使用被商标局撤销。本案中唯一的权利障碍已经消失,若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册,将导致显失公平的结果”,故最高人民法院判决撤销商标评审部门决定和法院两审判决。
笔者赞同第59号裁定的观点。在司法机关已经作出生效判决的情况下,行政机关将执行该判决,即依据该生效判决重新作出裁决,根据最新司法解释,该裁决一般不具有可诉性,在该裁决生效产生羁束力后,当事人的权利义务关系归于稳定并产生信赖利益。若再审撤销二审判决,则行政机关执行行为产生的后续程序将被全部推翻,其产生的商标权利秩序的确定性与稳定性将被破坏。
有一种观点认为,至少在商标驳回复审行政诉讼中,申请商标的注册程序尚未完结,因而即使再审撤销二审裁判,也不会对商标注册秩序的管理产生太大影响。这种观点“只识其一,不识其二”,存在一定局限性。诚然,对于申请商标的注册程序而言,其影响或许只是时间延后而已,但应当认识到,申请商标的注册结果也有可能对其他商标能否核准注册产生影响。倘若在维持商标评审部门不予初步审定申请商标决定的法院判决生效后,有第三人相同或近似的商标获得核准注册,则执行最高人民法院判决将使得在类似商品上出现近似商标并存的情况,由此将在申请人与第三人之间产生难以调和的权利冲突。
为了确保法律的安定性,对于终审判决之后相关事实发生变化的情形,不宜再适用情势变更原则撤销已经生效的判决。

三、《商标法》第五十条对适用情势变更原则时间节点的影响

为了认识这种影响,我们首先要厘清商标法第五十条的立法本意及一年“隔离期”的计算方式。
《商标法》第五十条规定:注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。
在全国人大法工委有关商标法的释义中,其对商标法第五十条的立法本意解释为:“注册商标被撤销、被宣告无效或者被注销,商标注册人的商标专用权已经不再存在。在此种情形下,其他单位或者个人提出与该商标相同或近似的商标注册申请,在权利上不存在冲突问题,理应允许。但是,被撤销、被宣告无效或者被注销的商标,在被撤销、被宣告无效或者被注销之前,除了连续三年不使用这种情形外,或多或少在市场上产生了一定的影响。为了维护市场经济秩序和保护消费者的利益,防止不必要的误会和损失,有必要在一定期限内对与该商标相同或近似的商标注册申请,做出一定限制。
换言之,第五十条规定的目的在于设置市场“隔离期”,逐渐消除被撤销、被宣告无效或者被注销的注册商标已有的市场影响,防止与该商标相同或近似的商标注册与使用,引起相关公众的混淆与误认。商标法将这一“隔离期”规定为一年。
通常认为一年的“隔离期”应当以商标局审查新商标注册申请之时为准,但也有另一种观点认为应当以新的商标注册申请日为准。采纳第一种意见意味着一年的“隔离期”是比较灵活的,只要在商标局审查新商标注册申请时,被撤销、宣告无效或者注销之日已逾一年,新商标的注册申请就可以获得核准,这也意味着新商标申请人可以以时间换取权利,通过启动后续救济程序的方式让审查新商标的时间节点往后推延,摆脱一年“隔离期”的影响。但采用后一种处理方式则意味着一年“隔离期”是板上钉钉、一定不易的,无论程序如何推进,一年“隔离期”始终存在。
第一种观点似乎更符合第五十条的立法本意。在实质审查时,注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展之日已经超过一年,则可以认为其“或多或少在市场上产生的影响”已经消除,此时适用情势变更原则,核准新商标的注册使用,并不易引起相关公众的混淆或误认,符合“维护市场经济秩序和保护消费者的利益,防止不必要的误会和损失”的立法目的。从目前的评审实践来看,以商标局审查新的商标注册申请之时为准,确定一年“隔离期”应当已无疑议。事实上,2016年12月颁布的《商标审查及审理标准》第十部分第三点已经确定了以“做出审查决定时”为准计算一年“隔离期”,进而确认是否引证被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的注册商标的审理标准。
一年“隔离期”以“做出审查决定时”为参照时间点,这意味着以时间换取权利的方式行得通。一年“隔离期”的存在虽然会导致在部分案件中适用情势变更原则的时间节点有所延后,但这种影响整体而言并不十分明显。
首先,对于注册商标被撤销的情形,因“连续三年不使用而被撤销”是需要排除在外的。在已有生效裁决确定注册商标已经因连续三年不使用而被撤销的前提下,我们可以推定“市场上已经连续三年没有出现该注册商标的商品或服务”这一法律事实成立,此时已经满足第五十条一年“隔离期”的立法目的,即使核准新商标的注册使用,也不会有误导相关公众产生误认或混淆之虞。因此,这种情况下引证商标被撤销并不会导致适用情势变更原则的时间节点后延,这一结论已有《商标审查及审理标准》的支持。另外,因淡化为通用名称或使用不规范而被撤销的注册商标实则比较少见,成为新商标注册权利障碍的情况更是少之又少。
其次,引证期满未续展引证商标的情形主要见于驳回复审案件,而鲜少出现于异议或无效宣告案件。这是因为,在异议或无效宣告案件中,引证商标是据以主张权利的客体,权利人不重视或准备弃之不用故而不再续展专用期的情况基本上不会发生。至于在驳回复审案件中,商标局引证期满未续展,但期满未满一年的注册商标,经过三个月的补充材料期间以及九个月的复审审查期限,在作出驳回复审决定时,该商标六个月的宽展期以及注销后的一年“隔离期”一般已经经过,此时该商标不再构成新注册商标的权利障碍。当然,不排除少数情形下,会出现在作出复审决定时注册商标注销尚未满一年,甚至尚未满六个月宽展期的情况,此时,新商标申请注册人也可以将程序推进,通过在诉讼中适用情势变更原则排除该注册障碍。[4]根据上文引述司法解释,商标评审部门对诉争商标予以驳回的事由不复存在,法院可以根据新的事实撤销商标评审部门该裁决。
另外,部分判例显示,在诉讼中,法院更注重考察的是引证商标是否已过六个月宽展期,而非一年“隔离期”。例如,在第10362571号“华夏基金”商标驳回复审行政诉讼案中,商标评审部门引证的第772139号“华夏”商标专用权期限至2014年11月20日。北京知识产权法院认为:适用上述法律(即2014年《商标法》第三十条)规定的前提是在已经注册或者初步审定的商标处于有效存续状态。但在本案审理期间,引证商标一因为专用权期限届满且未在宽展期内续展而失效,故对诉争商标予以初步审定已不存在权利障碍。由于被诉决定所依据的事实基础已经发生变化,故应予撤销。[5]该判决于2015年7月20日作出,距离引证商标一专用权期限届满之日尚未满一年。在该案中,法院似乎并不认为在审查被诉决定合法性时,需要考察引证商标一专用期满届满是否已逾一年,这是否意味着这一问题可以留待商标评审部门依据生效裁判重新作出裁决时再予以考虑?当然,这一审理思路是否具备推而广之的普适意义仍需进一步观察。
最后,引证注册商标被宣告无效的情形,往往出现在新注册商标被驳回、被提起异议的案件中,新商标注册申请人为伸张自身权利而对引证商标予以回击。在此类案件中,一年“隔离期”会导致新商标核准时间延后,但新商标注册人可以尽早对引证商标提起无效宣告申请以减轻这种影响。同时,可以在新商标的驳回复审或异议案件中提出中止审理请求,虽然商标法并未规定“应当”中止审理,但对于此类需要等待在先权利审理结果的案件,商标评审部门有一定几率会接受当事人的中止审理请求。
需要注意的是,在已经审结的多件驳回复审案件中,均出现引证商标无效宣告未满一年,但商标评审部门依然“提前”裁定新申请商标予以初步审定的结果。究其原因,可能是因为在该类案件中,引证商标是因为被认定为“抢注”或出现其他违法情形而被宣告无效的,其已经形成的市场影响恰恰是借助他人商誉甚至是在造成相关公众混淆的基础上形成的。而此时新商标的注册申请人可能才是商标正当的权利人或利害关系人,若对其新商标的注册申请仍适用第五十条的规定,势必使其行使权利受限或受损,似有不公。在该类案件中不予考虑一年“隔离期”存在正当性基础,也并不违背五十条的设置初衷。
由此看来,从目前审查实践出发,商标法第五十条设置的一年“隔离期”对适用情势变更原则产生的“延后效应”并不明显。

四、诉讼策略的选择

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条规定为法院适用情势变更原则审理相关案件提供了明确的依据。对于行政相对人而言,应当在充分理解该规定与原则的基础上为自己制定好有利的诉讼策略。
在驳回复审行政诉讼、不予注册复审行政诉讼、无效宣告行政诉讼以及无效宣告复审行政诉讼中,面对不同的案件情况,当事人自当制定不同的应对策略。而应对策略除了基于商标评审部门裁决与对方主张所做的理由阐述与证据准备之外,有时候还可以主动地对在先权利障碍采取“反制”措施,争取将其排除。以下简单介绍几种常见方式:
第一,可视情况对引证商标提出无效宣告申请或者异议申请。在诉争商标的驳回、异议、无效宣告案件中,若认为对方当事人引证的在先商标并无权利基础,而是对自身在先权利的侵犯、构成对其在先使用商标的不当抢注或者违反了商标法的其他规定的,则应当尽早对对方援引或尚未援引的所谓在先权利提出异议申请或无效宣告申请,因为诉争商标的驳回、异议、无效宣告案件,解决的是诉争商标是否予以注册或是否维持注册的问题,引证商标的合法性问题并不属于这些案件的审查范围,因此,当事人唯有另行启动异议或无效宣告程序方能消除权利障碍。由于诉争商标的驳回、异议、无效宣告案件均有审查期限的限制,加上引证商标被宣告无效后可能还有一年的“隔离期”,因此对引证商标的异议或无效宣告申请应当尽早提出,减少程序上的无谓损耗,让自己的权利早日落袋为安。建议在提出商标申请或日常商标管理时就做好商标检索的工作,对明显侵犯自身权利的商标及早采取措施。
第二,对于注册已满三年的引证商标,通过一定的网络检索、市场调查,若认为该商标可能没有投入实际使用,必要时可考虑对其提出撤销注册商标连续三年停止使用申请虽然因不使用撤销的注册商标并不设置一年的“隔离期”,但撤销案件可能进入复审甚至司法程序,引证商标的权利状态久拖未决,对诉争商标的驳回案件也十分不利,特别是,此类诉争商标的驳回复审案件商标评审部门是否会中止审理存在很大的不确定性,很有可能出现复审案件审查期限快要届满,引证商标的撤销案件仍未有生效裁决的状况,此时商标评审部门只能将引证商标视为有效商标继续审查驳回复审案件,当事人也只能通过提起诉讼争取权利。当然,行政诉讼也是两审终审制,为了避免诉累,对引证商标的撤三申请宜早不宜迟。
第三,当事人还可以通过与引证商标所有人协商转让的方式排除诉争商标的权利障碍。商标转让尽量提早并最好经商标局核准并公告。
第四,对于引证商标期满未续展但期满未满一年的情况,需要随时留意引证商标的期限问题。若商标局作出驳回决定时,引证商标专用期已经届满,当事人可以在申请驳回复审的同时提出中止审查申请,若引证商标对案件审查结果有实质性影响,则商标评审部门一般会接受中止审查的申请,待一年“隔离期”经过再行审查,并在作出审查决定时适用情势变更原则不予考虑引证商标是否近似的问题;如作出审查决定时,引证商标专用期尚未届满或专用期届满但宽展期尚未经过,则商标评审部门作为驳回复审决定时还是会将引证商标考虑在内,进而可能会作出对当事人不利的复审决定,但当事人仍可以提起行政诉讼的方式以时间换取权利。

注释:

[1]最高人民法院(2011)行提字第14号行政判决书。
[2][德]莱茵荷德·齐波里乌斯:《法学导论》,金振豹译,中国政法大学出版社2007年版,第90页。
[3]北京知识产权法院(2016)京73行初5460号行政判决书。
[4]这种情况实际上也较少发生,此类案件中,当事人一般会提出中止/延期审理驳回复审案件的请求,如果注册商标宽展期已过、一年“隔离期”已经临近结束,且该注册商标对是否初步审定新注册商标有实质性影响,商标评审部门一般会接受当事人提出的延期审理申请,待注销届满一年后再作出复审决定。
[5]北京知识产权法院(2015)京知行初字第1284号行政判决书。

作者单位:广东合邦律师事务所

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来源:《中华商标》杂志
编辑:程利    校对:李晓娟

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