评案说法 | 不规范使用文字商标构成商标侵权的司法认定——评广东小天才科技有限公司诉深圳市唐轩电子有限公司侵害商标权纠纷案

要旨:文字商标的被许可人实际使用的商标标志与注册商标有差别时,应对商标使用行为逐一仔细甄别:差别细微,未改变显著特征的,可认定为商标的使用;通过文字排列、字体形状、大小等方式改变文字识别的显著特征,使得实际使用的商标标志具有图形商标的识别功能,比对时可参考图形商标的整体结构比对法。实际使用的商标标志与注册商标已具有显著差别时,不应再认定为商标的使用。在同一种商品上实际使用的商标标志突出使用文字商标中的部分文字,与他人注册商标构成近似、易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与他人注册商标的商品有特定的联系的,构成商标侵权,应依法承担停止侵害、赔偿损失等民事责任,停止侵害的范围应以侵权行为为限。

案情

上诉人(一审被告):深圳市唐轩电子有限公司(下称“唐轩公司”)

被上诉人(一审原告):广东小天才科技有限公司(下称“小天才公司”)

小天才公司诉称,被告唐轩公司未经原告许可,在天猫网店上擅自使用与近似的“儿童星小天才”商标,容易导致混淆,构成商标侵权。据此请求法院判令唐轩公司:1.立即停止侵权行为,包括停止在网站、产品等地方使用任何含有“小天才”字样的标识;2.赔偿经济损失共计人民币400000元(以下币种均为人民币);3.支付维权合理开支共计6500元;4.判令负担本案全部诉讼费用。被告唐轩公司辩称,被告经授权使用的是合法核准的注册商标,核定使用商品包括智能手表(数据处理)等。被告在儿童智能手表上使用,合法合理,不构成商标侵权。

小天才公司经核准注册第14599115号、第19429417A号注册商标,第14599115号商标核定使用商品为第14类,包括手表、电子钟表等,有效期自2015年7月21日至2025年7月20日;第19429417A号商标核定使用商品为第9类,包括智能手表(数据处理)等,有效期自2017年5月21日至2027年5月20日。小天才公司通过自产自销和授权经销的方式制造、销售品牌儿童手表,经过持续宣传使用,注册商标在全国范围内具有较高的知名度。

陈浩经核准注册第20900040号注册商标,核定使用商品为第9类,包括智能手表(数据处理)等,有效期自2017年9月28日至2027年9月27日。2019年8月27日,该商标经核准转让给黄都勇。陈浩、黄都勇均出具《商标使用授权书》,授权唐轩公司使用

唐轩公司在天猫平台开设专营儿童智能手表的儿童星小天才品牌旗舰店和唐轩数码专营店。儿童星小天才品牌旗舰店店名使用“儿童星小天才”;两家网店展示售卖的商品名称为“儿童星小天才”儿童智能手表;儿童星小天才旗舰店首页标注,唐轩数码专营店首页商品图片的左上角标注。小天才公司从上述两家网店公证购买的儿童智能手表外包装盒均标注“儿童星小天才”。儿童星小天才旗舰店宝贝排行榜排名前面的五款智能手表共售出20029笔;唐轩数码专营店宝贝排行榜排名前面的五款智能手表共售出31947笔。

 

审判

深圳市龙华区人民法院于2020年4月24日作出(2019)粤0309民初14026号民事判决:一、唐轩公司立即停止侵犯第14599115号、第19429417A号注册商标专用权的行为,即立即停止不规范使用注册商标的行为;二、唐轩公司应于判决生效之日起十日内赔偿小天才公司经济损失400000元、支付维权合理开支6500元(以上共计406500元)。一审宣判后,唐轩公司不服,提起上诉。深圳市中级人民法院于2020年9月8日作出(2020)粤03民终15301号民事判决:驳回上诉,维持原判。

法院生效判决认为:《商标法》第五十六条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。他人不得以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标。唐轩公司应严格按照第20900040号注册商标核准注册的规范使用。经比对,具有显著差别:被诉侵权标识均改变了字体、文字大小,还改变词组的排列方式。唐轩公司以改变显著特征的方式使用注册商标,已经违反商标法对注册商标的使用规定,不构成对的合理使用。

关于唐轩公司是否构成商标侵权。首先,关于唐轩公司使用,是否属于商标侵权的民事纠纷,即是否属于人民法院审理民事案件的主管范围。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当裁定不予受理或驳回起诉,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。即他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似的,有可能构成商标侵权。如前所述,唐轩公司系以改变显著特征、组合的方式使用注册商标,并非规范使用注册商标,故唐轩公司主张本案不属于民事纠纷,缺乏法律依据,不予采纳。其次,关于是否构成近似。《商标法》第五十七条第二项规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的,属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定,认定商标近似,应当按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。判断本案被诉侵权商标与权利商标是否构成近似,综合考虑以下因素:1.本案的两个注册商标均系艺术化设计后的文字,先天具有一定的显著性;小天才公司在儿童智能手表领域具有较高的声誉,其享有的涉案商标经过持续的使用和宣传,为相关公众所熟知,知名度较高。2.唐轩公司使用的均包含“小天才”三字,且突出使用“小天才”,对于相关公众而言,被诉侵权标识的识别性主要来自“小天才”。3.注册商标在儿童智能手表领域享有较高知名度,相关公众的认知度较高,相关公众施以一般注意力,容易导致被诉侵权标识与发生混淆,误以为唐轩公司与小天才公司存在关联。唐轩公司未经小天才公司许可,在同一种商品智能手表上使用与注册商标近似的标识用于广告宣传,容易导致混淆,侵害注册商标专用权,应依法承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。关于停止侵害。小天才公司对此一审的诉讼请求为:唐轩公司立即停止侵犯注册商标专用权的行为,包括停止在网站、产品等地方使用任何含有“小天才”字样的标识。如前所述,唐轩公司可规范使用,唐轩公司使用才构成商标侵权,即并非唐轩公司所有使用含有“小天才”标识的行为均应被禁止,故该项诉讼请求不应被全部支持。一审法院判决“唐轩公司立即停止不规范使用第20900040号注册商标标识的行为”,系限缩支持诉讼请求中的合理部分,并无不当,二审法院予以确认。

 

评析

随着市场经济的快速发展,市场维权及行政司法查处打击力度的加大,攀附商标知名度、搭便车的商标侵权行为花样翻新、不断升级。本案系在同一种商品智能手表(数据处理)上存在先后注册的(均未指定颜色)商标:小天才公司对享有注册商标专用权;经授权,唐轩公司可合法使用。唐轩公司一共实施五种不同的商标使用行为:1.销售的儿童智能手表外包装盒标注“儿童星小天才”字样;2.“儿童星小天才旗舰店”店名使用“儿童星小天才”字样;3.唐轩数码专营店展示的“儿童星小天才智能手表”商品名称中使用“儿童星小天才”字样;4.“儿童星小天才”旗舰店首页标注;5.唐轩数码专营店首页产品图片左上角标注。小天才公司诉称,前述行为均不是严格使用,均与构成近似,构成商标侵权;唐轩公司辩称,前述行为均系对的合法、合理使用。前述行为很具有迷惑性:仅在网店首页突出使用,达到吸引眼球、引导流量进入自己店铺浏览商品的目的;相关公众打开商品链接,店铺名称、商品名称均使用“儿童星小天才”,实际销售的商品包装盒上使用的也是“儿童星小天才”。审理此类事实繁复的商标侵权案件,必须条分缕析、抽丝剥茧,一一甄别。

一、唐轩公司使用“儿童星小天才”构成对注册商标的使用

(一)使用注册商标的认定标准:差别细微,未改变显著特征

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的第二十六条第二款规定,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。商标的显著特征,是指注册商标最具识别力的部分。为文字商标,字体排列均衡、大小相同,字形略有设计感,但整体视觉效果不特别不夺目,故其显著特征应来自于“儿童星小天才”文字本身。在比对时,应主要考虑文字的字形、读音、含义。唐轩公司在第1-3种使用方式中使用的“儿童星小天才”,均未严格按照使用,字形略有区别。《商标法》第五十六条规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。小天才公司据此主张,唐轩公司的前述使用行为均不合法。笔者认为,注册商标的专用权,以核准注册的商标为限。该“限”,并非指实际使用商标标志与注册商标在物理意义上完全相同,存在细微差别、未改变注册商标显著特征的实际使用,应被容许。商标法意义上的相同,是指二者在视觉上基本无差别。本案实际使用的“儿童星小天才”与相比,文字相同,文字之间的大小比例关系相同,二者存在差别是细微的,“儿童星小天才”未改变的显著特征。相关公众在比对对象隔离的状态下分别观察“儿童星小天才”、,会感觉二者在视觉上基本无差别。唐轩公司使用“儿童星小天才”,构成对注册商标的使用。

(二)使用注册商标的法律后果:民事不可诉

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定,原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项(《民事诉讼法》2017年修正版的第一百二十四条第(三)项)规定,裁定不予受理或驳回起诉,告知原告向有关行政主管机关申请解决。如前所述,唐轩公司的第1-3种使用行为均属于在核准注册的商标、核定使用的商品上使用,故小天才公司对唐轩公司上述行为的争议,不属于人民法院受理民事诉讼案件的主管范围,其应当依法向有关商标行政主管机关申请解决。

二、唐轩公司使用,对构成商标侵权

(一)唐轩公司使用已改变的显著特征,不构成对注册商标的使用

注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。他人不得以改变显著特征、拆分、组合等方式使用注册商标。在司法实践中,改变商标显著特征的具体表现形式为拆分、组合注册商标、突出使用部分图形商标、在文字商标中增加文字、变更文字商标的大小等。因为文字商标,如前所述,其显著特征来自于“儿童星小天才”文字本身。如果单纯从文字商标的字形、读音、含义等方面进行比对,诚如唐轩公司所辩称,本公司使用一字不差,构成相同。虽然未指定颜色,但因使用的颜色、字体、排列均具有一定的设计感,会对消费者的视觉效果造成较更大的冲击。特别是被诉侵权商品为儿童智能手表,对于目标消费人群儿童而言,因使用的颜色搭配更加鲜艳、生动,其显著性不仅来自文字本身,还来自整体视觉效果。故均已兼具图形商标的识别功能,在比对时,可引入图形商标的整体结构比对来判断是否改变显著特征。经比对,具有显著差别:1.被诉侵权标识均改变字体的形状、大小关系比例,特别突出“小天才”;还改变词组的上下排列位置。2.除了文字识别功能之外,均已兼具图形商标的识别功能。唐轩公司以改变显著特征、排列组合的方式使用注册商标,已经违反《商标法》对注册商标的使用规定,不构成对的使用。

(二)构成近似

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定,商标法规定的近似商标,是指被诉侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系;判断商标是否近似,还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。如前所述,均为文字商标,如单纯比对二者文字的字形、读音、含义,一定会得出既不相同也也不近似的结论:因为在核准注册之后,仍然能在同一种智能手表(数据处理)商品上被核准,足以证明二者不相同、不近似。笔者认为,认定是否构成近似,应综合考虑以下因素:1.主观因素:系对的变形、不规范使用,特别突出“小天才”,在近似的认定上应充分考虑唐轩公司使用行为攀附商誉的主观故意,亦即对近似的认定不能严苛的仅限于文字。2.客观表现:特别突出使用“小天才”,显著性和识别作用不再均衡地来自于“儿童星小天才”,而是主要来自“小天才”,故“小天才”应作为被诉侵权标识的主要部分。比对时,应偏重考虑“小天才”的影响,即应加大“小天才”在认定近似的权重。3.比对方法:虽为文字商标,但文字造型具有设计感,“小”字像一个大大的笑脸,故对目标消费人群儿童而言,其整体视觉效果的识别作用亦不容忽视,故图形商标的整体结构比对法同样应予考虑。4.的显著性和知名度。

(三)容易导致混淆

容易导致混淆指易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响,认定是否容易导致混淆:1.商标标志的近似程度;2.商品的类似程度;3.请求保护商标的显著性和知名程度;4.相关公众的注意程度;5.其他相关因素。被诉侵权人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。考虑到认定商标是否构成近似与是否容易导致混淆的考虑因素经常重合,1-4项在认定商标近似时已予论述,鉴于小天才公司未提交实际混淆的证据,唐轩公司的主观意图可作为第5项的其他相关因素,在认定是否容易导致混淆时予以重点考量。因唐轩公司变形使用、突出使用“小天才”,足以反映其攀附商誉、故意诱导消费者产生混淆的主观故意。

三、对本案的进一步引申思考

如前所述,本案的被诉侵权行为花式繁多,合法使用与侵权行为交织;文字商标、图形商标的比对方法结合运用,近似、混淆的认定颇费思量。除了前述商标侵权认定之外,以下问题亦值得进一步思考。

(一)停止侵害的范围应以侵权行为为限

1.剔除原告诉讼请求中不成立的部分。小天才公司的诉讼请求为:唐轩公司立即停止侵权行为,包括停止在网站、产品等地方使用任何含有“小天才”字样的标识。即原告认为,唐轩公司均未按照严格使用商标,均构成商标侵权。唐轩公司可规范使用,唐轩公司使用才构成商标侵权,即并非唐轩公司所有使用含有“小天才”标识的行为均应被禁止,故小天才公司的该项诉讼请求不应被全部支持。经过比对,唐轩公司第1-3项使用行为可认定为对的使用,不构成商标侵权。故一审判决:唐轩公司立即停止侵害第14599115号、第19429417A号注册商标专用权的行为,即立即停止不规范使用注册商标的行为。一审的处理并无不当,故二审对该判项予以维持。

2.停止侵害的判项对具体的侵权行为应具有唯一指向性。同一侵权主体实施的商标侵权行为有两项要素:实际使用的商标标志;实际使用的载体。至少有一项不同,即可视为不同的侵权行为,在判决停止侵权时应针对不同的侵权行为逐一撰写判项,以提高停止侵害判项的精准性及执行的可操作性。因一审停止侵害的判项较为笼统,不够精准,可进一步改进。如前所述,唐轩公司实施的商标侵权行为是第4、5项,故判决“唐轩公司立即停止在儿童星小天才旗舰店首页使用、在唐轩数码专营店首页产品图片上使用”可能更为妥帖。

(二)本案可适用惩罚性赔偿

《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定,故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。《商标法》第六十三条规定,对恶意侵害商标权,情节严重的,可按照权利人损失或侵权人获利数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。1.主观要件:唐轩公司改变的显著特征使用,突出使用“小天才”,具有攀附商誉搭便车的主观故意。2.客观要件:情节严重。(1)侵权商品销量巨大。儿童星小天才旗舰店宝贝排行榜排名前面的五款智能手表共售出20029笔;唐轩数码专营店宝贝排行榜排名前五款智能手表共售出31947笔。(2)具有民事、行政的双重违法性。唐轩公司不规范使用,不但构成商标侵权,还破坏了注册商标规范使用的行政管理秩序。其社会危害性远远大于普通的商标侵权行为。鉴于小天才公司在一审辩论终结前未提出适用惩罚性赔偿,本案未适用惩罚性赔偿。一审根据侵权商品的销量,计得的侵权获利已大于诉讼请求,故予以全额支持。

(三)唐轩公司使用是否构成商标侵权

如前所述,已改变作为文字商标的显著特征,二者构成近似。唐轩公司在同一种商品上使用,容易使相关公众产生混淆。此混淆非彼混淆,与的混淆,是相关公众对商品的来源产生误认;或者认为其来源与的商品有特定的联系。唐轩公司经商标注册人合法授权使用,二者同出一辙。相关公众对产生混淆存在两种可能性:1.对显著性、知名度增加有益的混淆:因为近似度太高,大部分相关公众不以为意,施以一般注意力,易认为二者估计是一家。2.对识别性减弱的有害混淆:整体视觉效果毕竟不同,部分心细的相关公众反而会怀疑,两个标识代表的商品来源是否为同一家。会削弱、延迟甚至斩断在相关公众心目中对与商标注册人的直接联系。长此以往,必将贬损的显著性、知名度。唐轩公司的前述使用行为可谓损二人之利而全一己之私。诚实信用为经商的根本,唐轩公司应持续规范使用,专注深耕商誉的培树,而不是觊觎他人商标的知名度,攀附商誉搭便车花式侵权。

本案的指导意义在于:1.文字商标兼具图形商标的识别功能时,近似的比对可参考图形商标的方法。2.停止侵害的范围应以侵权行为为限。3.判决支持原告的全部诉讼请求,充分体现注册商标的市场价值,切实加大对恶意商标侵权行为的打击力度。

 

作者单位:深圳知识产权法庭

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